Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

Понятие лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Среди традиционных форм, опосредующих динамику имущественных прав на охраняемые результаты технического и художественноконструкторского творчества, наряду с договором об отчуждении патента широко применяется лицензионный договор, долгое время использовавшийся в нашей стране для передачи на возмездных началах прав на различные объекты промышленной собственности за границу. С установлением патентной формы охраны продуктов технического и художественно-конструкторского творчества указанный вид договора получил дополнительный импульс к применению и во внутреннем гражданском обороте.

Что касается теоретических аспектов применения лицензионных договоров на практике и их юридических характеристик, то они получили освещение в ряде фундаментальных научных исследований, принадлежащих перу Г. Штумпфа, М.Л. Городисского, Ю.И. Свядосца.[1]

В настоящее время действующее законодательство допускает применение на практике весьма широкого спектра лицензионных соглашений, отличающихся друг от друга различными деталями[2] и построенных по юридической модели найма имущества, но с учетом характера предмета сделки и существа договорного обязательства.

Согласно ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона -патентообладатель (лицензиар) представляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Из приведенного определения следует, что лицензионный договор является взаимным, он может быть реальным, что фактически невозможно, несмотря на указание законодателя, так и консенсуальным, как возмездным, так и безвозмездным.

Существенными условиями лицензионного договора по смыслу п. 6 ст. 1235 ГК РФ являются его предмет и условие, содержащее способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Элементами лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца выступают его стороны, предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание.

Стороны лицензионного договора именуются лицензиаром и лицензиатом. В роли того и другого могут выступать граждане, юридические лица и публичные образования.

В качестве лицензиара выступают патентообладатели, т.е. лица, которым принадлежит подлежащее предоставлению право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, а в качестве лицензиата - лица, располагающие возможностями для промышленного (производственного) использования технических или художественноконструкторских новшеств.

Предметом лицензионного договора в зависимости от разновидности последнего может быть право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (неисключительная лицензия) либо право использования указанных объектов без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Правила, содержащиеся в ст. 1236 ГК РФ допускают сочетание элементов исключительной и неисключительной лицензии в одном лицензионном договоре применительно к различным способам использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности.

Как в первом, так и во втором случае право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца предоставляется лицензиату в пределах, оговоренных договором.

В качестве таких пределов могут выступать ограничения, касающиеся территории использования (лицензионной территории), срока использования, способов использования.

Если территория, на которой допускается использование охраняемого результата, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории РФ.

Предметом лицензионного договора не могут быть сведения, содержащие указания на охраняемый результат и сопровождающиеся информацией о номере и дате выдачи патента, удостоверяющего исключительное право на такой результат, как это полагает законодатель, формулируя норму п. 6 ст. 1235 ГК РФ. Эти сведения не более чем сопутствующая информация, позволяющая идентифицировать охранный документ, который удостоверяет подлежащее предоставлению право на использование, выступающее предметом лицензионного договора. В гражданском обороте участвует имущественное право на использование, а не результат интеллектуальной деятельности и тем более не указание на такой результат.

В литературе высказывается точка зрения, согласно которой «...лицензионный договор, относящийся патенту на изобретение, может затрагивать не все пункты формулы изобретения, а только некоторые из них».[3] Указанная точка зрения представляется не вполне корректной, поскольку лицензиату предоставляется право использования изобретения. При раскрытии содержания использования изобретения (и. 3 ст. 1358 ГК РФ) законодатель опирается на необходимость отражения при установлении факта использования каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте соответствующей формулы, либо признака эквивалентного ему. Это правило распространяется и на группу изобретений, охарактеризованную, например, в многозвенной формуле, но применительно к каждому отдельному изобретению, входящему в группу.

Цена лицензионного договора, именуемая вознаграждением, определяется соглашением сторон. Как и в договоре об отчуждении исключительного права (ст. 1365 ГК РФ), цена лицензионного договора устанавливается в форме единого платежа или в виде периодических платежей, размер которых определяется как процент от тех либо иных экономических показателей деятельности лицензиата, например прибыли, полученной от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. С учетом того, что неисключительная лицензия не влечет монополии в сфере использования того либо иного технического или художественно-конструкторского решения, ее цена, как правило, при сравнимых обстоятельствах ниже цены исключительной лицензии.

Расчет цены лицензии осуществляется чаще всего с использованием доходного метода, основанного на расчете экономических выгод, ожидаемых от использования охраняемых объектов.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются.

Срок лицензионного договора зависит от срока действия патента и от обоюдных интересов сторон. Лицензиат заинтересован в необходимом количестве времени, в течение которого он будет в состоянии наладить производство и реализацию лицензионной продукции. Как правило, срок лицензионного договора колеблется между тремя и десятью годами и, разумеется, не может превышать срока действия патента.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если нормами ГК РФ не предусмотрено иное.

Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца заключается в письменной форме. В отдельных случаях, а это следует из правила, содержащегося в абз. 1 п. 2 ст. 1235 ГК РФ, нормами ГК РФ может устанавливаться и устная форма лицензионных соглашений, что для объектов промышленной собственности маловероятно.

Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в силу прямого указания закона (п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Порядок и условия государственной регистрации лицензионного договора устанавливаются Правительством РФ. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора или его письменной формы влечет недействительность последнего.

Содержание лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца составляют права и обязанности сторон.

Заключая лицензионный договор, стороны, как правило, оговаривают комплекс существенных и обычных условий, отражающих специфику конкретного вида лицензионного соглашения. Важнейшим из этих условий являются условия о количественных, временных и территориальных границах использования запатентованного объекта.

Количественные ограничения определяют объемы производства лицензионной продукции, масштабы ее продажи, а равно виды возможного производственного или коммерческого применения запатентованного объекта в той либо иной отрасли промышленности или торговой сфере.

Временные ограничения регламентируют срок действия договора, зависящий помимо временного периода налаживания производства и реализации продукции также от степени морального устаревания запатентованного объекта.

Территориальные ограничения определяют территорию страны либо отдельного ее региона, именуемые лицензионной территорией, в границах которой будут действовать предоставленные лицензиату права.

Распространена практика включения в условия лицензионного соглашения и так называемых технических условий, которые касаются обязанностей сторон и обмену усовершенствованиями, соблюдению лицензиатом надлежащего качества производимой по лицензии продукции, мерам контроля за действиями лицензиата.

Основными правами лицензиара по лицензионному договору являются право на получение лицензионного вознаграждения и право на осуществление контроля за действиями лицензиата.

К числу обязанностей лицензиара следует отнести его обязанности по поддержанию в силе патента в течение всего срока действия договора, воздержанию от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования охраняемого объекта, принятию необходимых мер, связанных с предотвращением неправомерного использования запатентованного технического или художественно-конструкторского решения третьими лицами, передаче лицензиату подробной технической документации, необходимой для практического освоения объекта лицензии, поставке специального оборудования, деталей, сырья, необходимых для налаживания производства лицензионной продукции на предприятии лицензиата, командированию на предприятие лицензиата необходимого количества специалистов.

Кроме того, лицензиар обязан гарантировать лицензиату техническую осуществимость производства лицензионной продукции, а равно достижение требуемых показателей и параметров указанной продукции.

Основные права лицензиата корреспондируют обязанностям лицензиара.

Главнейшей обязанностью лицензиата является обязанность по уплате лицензиару обусловленного договором вознаграждения.

Если иное не предусмотрено лицензионным договором, лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании охраняемого результата интеллектуальной деятельности.

Если срок представления указанных отчетов договором не предусмотрен, они предоставляются лицензиару по его требованию.

В лицензионном договоре должны получить закрепление и ряд иных важных условий. Это, прежде всего, возможность предоставления лицензиатом сублицензий. Для реализации указанной возможности необходимо наличие выраженного в лицензионном договоре или отдельном соглашении письменного согласия лицензиара.

Представляется важным закрепление в лицензионном договоре обязанности лицензиара по принятию мер против нарушителей прав лицензиата неисключительной лицензии, а также обязанности не предоставлять третьим лицам информацию, которую стороны сочтут конфиденциальной.

Лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе самостоятельную защищать свои права по лицензионному договору. Согласно ст. 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты, защитить свои права способами, предусмотренными ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ.

Так, согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ лицензиат исключительной лицензии может предъявить требования:

  • -о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
  • -о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
  • -о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результаты интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
  • -об изъятии материального носителя (оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав) - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
  • - о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Ответственность по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. В соответствии с заключенным лицензионным договором ответственность за нарушение его условий может предусматривать возмещение убытков потерпевшей стороне и применение штрафных санкций к нарушителю.

Форма и размер ответственности, исходя из того, что последняя наступает вследствие нарушения договорного обязательства, определяются условиями договора или нормами действующего законодательства.

Как правило, стороны по договору несут ответственность за нарушение взаимных обязательств и несоблюдение договорных гарантий.

Санкции в форме возмещения реального ущерба и упущенной выгоды могут применяться к лицензиару за техническую неосуществимость промышленного производства лицензионной продукции на предприятии лицензиата, недостижение заданных документаций технических показателей продукции, предусмотренных договором. За нарушение договорных сроков передачи документации или поставки лицензионного оборудования, необходимого для производства продукции по лицензии, на лицензиара может быть начислен штраф, размер которого определяется в договоре.

Требования о возмещении убытков в виде как реального ущерба, так и упущенной выгоды могут предъявляться в случае несоблюдения лицензиатом должного качества производимой по лицензии продукции, заданного соответствующими инструкциями лицензиара. Штрафные санкции могут применяться к лицензиату в случае невыплаты или несвоевременной выплаты им положенных по договору платежей, непредоставления по требованию лицензиара отчетов об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В определенных случаях, как правило, вызванных событиями, которые не зависят от воли сторон, лицензиар и лицензиат могут быть освобождены от ответственности. При этом состав форс-мажорных обстоятельств не может быть произвольно установлен сторонами и должен отвечать сформулированному в п. 3 ст. 401 ГК РФ правилу - чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

  • [1] См., Штумпф Г. Лицензионный договор. Пер. с нем./Под ред. М.М. Богуславского. М., 1988; Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1967; Свядосц Ю.И. Лицензионный договор. М., 1979.
  • [2] О классификации лицензионных соглашений. См., Городов О.А. Патентное право: учеб, пособие. М., 2005. С. 418-421.
  • [3] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая// Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М., 2007. С. 38 (автор комментария к ст. 1235 - Э.П. Гаврилов).
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >