Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

Понятие договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. Юридически обеспеченная возможность отчуждения исключительного права на товарный знак обусловлена свойством оборото-способности указанного права, предполагающим его участие в гражданском обороте наряду с иными объектами (п. 4 ст. 129 ГК РФ). Возможность отчуждения исключительного права на товарный знак свидетельствует о том, что данное право признается объектом товарно-денежных отношений и может свободно по воле правообладателя вовлекаться в гражданский, в том числе и коммерческий оборот. Отчуждение исключительного права на товарный знак выступает одной из возможных форм распоряжения указанным правом на данное средство индивидуализации производимой продукции. Эта форма, как впрочем, и иные формы распоряжения правом на товарный знак, дополняет так называемую позитивную сторону исключительного права, заключающуюся в возможности самостоятельного применения товарного знака правообладателем. При этом речь идет не о формах распоряжения товарным знаком как разновидностях одного из правомочий, составляющих субъективное право собственности на вещь, что было бы противно самой природе идеального по характеру обозначения, а о формах распоряжения исключительным правом как юридических способах вовлечения его в гражданский оборот (ст. 1233 ГК РФ).

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой сто-роне-приобретателю исключительного права.

В ранее действовавшем законодательстве (ст. 25 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») указанный договор именовался договором о передаче исключительного права на товарный знак (договором об уступке товарного знака).

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является консенсуальным, поскольку вступление приобретателя в права правообладателя, как правило, не совпадает по времени с моментом заключения договора. Вместе с тем из приведенной выше дефиниции в ее взаимосвязи с правилом п. 4 ст. 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может рассматриваться и как реальный.

Договор следует считать взаимным, поскольку его стороны обладают определенным набором корреспондирующих субъективных прав и обязанностей.

Отчуждение исключительного права на товарный знак может выступать как в виде возмездного, так и безвозмездного соглашения.

Отчуждение исключительного права на товарный знак характеризуется переходом и прекращением принадлежащего правообладателю объема прав на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, и возникновением этих прав у приобретателя. Отчуждение исключительного права осуществляется по модели купли-продажи, но не с помощью одноименного договора (ст. 454-491 ГК РФ).

В отличие от договорных отношений, складывающихся между лицензиаром и лицензиатом, передающую и принимающую стороны в дальнейшем ничего не связывает, кроме обязанностей правообладателя воздерживаться от нарушения юридической монополии на использование знака приобретателем. Чтобы снова стать обладателем исключительного права на использование данного товарного знака, передающей стороне необходимо выступить в роли приобретателя в аналогичной сделке по отчуждению исключительного права на этот товарный знак.

Согласно п. 2 ст. 1448 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, в частности в тех случаях, когда товарный знак, исключительное право на который отчуждается, содержит:

• -обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;
• -официальное название государства, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;
• -официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения обозначения, которые были включены как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или правообладателя, если исключительное право на товарный знак отчуждается лицу, которому такое согласие не дано;
• -обозначение, указывающее на место производства или сбыта товаров, включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если исключительное право отчуждается лицу, находящемуся на территории другого географического объекта;
• -обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если исключительное право отчуждается лицу, не имеющему согласия собственника на такое воспроизведение;
• -обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если исключительное право отчуждается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Кроме того, отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется в отношении:

• -части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель сохраняет за собой исключительное право на товарный знак;
• -товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
• -товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, исключительное право на который принадлежит лицу, уступающему исключительное право на товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец;
• -товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование или его часть), право на которое принадлежит лицу, отчуждающему исключительное право на товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Оценка возможности введения в заблуждение потребителей по указанным выше основаниям осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности на стадии государственной регистрации договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Элементы договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. К элементам договора об отчуждении исключительного права на товарный знак относятся его стороны, предмет, цена (для возмездных договоров), срок, форма и содержание.

Сторонами договора об отчуждении исключительного права на товарный знак являются правообладатель и приобретатель исключительного права. В роли правообладателя может выступать юридическое лицо -как коммерческая, так и некоммерческая организация независимо от их организационно-правовой формы, а равно осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Буквальное толкование ст. 1478 ГК РФ во взаимосвязи с п. 1 ст. 1477 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что правообладателем может являться и некоммерческая организация, которая по общему правилу не наделена правом осуществления предпринимательской деятельности.

В роли приобретателя исключительного права на товарный знак могут выступать те же самые лица, что и лица, выступающие в роли правообладателя.

Таким образом, из круга лиц, которые могут выступать сторонами договора об отчуждении товарного знака, исключены граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и публичные образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

Предметом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является удостоверенное свидетельством исключительное право на товарный знак. При этом норма, содержащаяся в п. 1 ст. 1488 ГК РФ, допускает два варианта отчуждения исключительного права.

Первый вариант предполагает заключение договора об отчуждении, предметом которого выступает исключительное право на использование товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован. Одним из юридических последствий такой сделки будет являться сохранение за правообладателем исключительного права на использование товарного знака в отношении другой части товаров. В данном случае имеет место мнимое отчуждение исключительного права. Однако оно вполне легально и его не следует отождествлять с мнимой сделкой. При указанном отчуждении право использования одного товарного знака может принадлежать нескольким лицам, но в отношении различных групп товаров, индивидуализируемых этим знаком.

Второй вариант допускает заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, предметом которого выступает исключительное право на использование товарного знака в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован. Указанный вариант можно условно именовать полным отчуждением исключительного права.

В данном случае имеет место замена правообладателя в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован знак.

При этом в сделке может участвовать несколько приобретателей.

Предмет договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является его существенным условием.

Цена возмездного договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является его существенным условием (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ). В настоящее время не существует единого подхода к оценке стоимости исключительного права на товарный знак. В экономической литературе выделяют три основных подхода к оценке товарных знаков: затратный, доходный и рыночный.^[1]

В первом случае стоимость товарного знака определяется величиной затрат, которые были фактически понесены для его создания и поддержания в силе.

Доходный подход, включающий три частных метода (экономии, затрат, определения избыточного денежного потока, выделения избыточных поступлений) реализуется посредством существующей практики оценки нематериальных активов в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

Рыночный подход заключается в оценке товарного знака через сравнение с уже имевшими место на рынке аналогичными сделками.

Срок договора об отчуждении исключительного права на товарный знак не является его существенным условием. Он определяется истечением срока действия регистрации товарного знака. Исключительное право на товарный знак отчуждается на оставшейся срок действия первоначальной либо последующей (продленной) регистрации.

Форма договора об отчуждении исключительного права на товарный знак предопределена наличием специального порядка его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Согласно п. 2 ст. 1234 ГК РФ во взаимосвязи с п. 2 ст. 1232 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации.

Несоблюдение письменной формы договора или требования о его государственной регистрации влекут недействиетльность договора. Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются Правительством РФ.

Содержание договора об отчуждении исключительного права на товарный знак составляют права и обязанности сторон. Указанные права и обязанности носят взаимный характер и определяются общими положениями гражданского законодательства о договорах с учетом предмета договора и существа обязательства по отчуждению исключительного права.

Действующее законодательство, регулирующее отношения, складывающиеся в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, не регламентирует прав и обязанностей сторон по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак.

На практике при формулировке прав и обязанностей по указанному договору стороны должны ориентироваться на правило п. 4 ст. 454 ГК РФ, согласно которому при продаже имущественных прав (а в рамках договора об отчуждении исключительного права, по существу, имеет место такая продажа) применяются положения, предусмотренные нормами ГК РФ о купле-продаже, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

Основной обязанностью правообладателя по договору об отчуждении исключительного права является передача последнего в отношении определенных сторонами классов товаров, для которых он зарегистрирован. Указанную обязанность правообладатель реализует посредством подачи соответствующего заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом к заявлению должно прилагаться свидетельство на товарный знак, что означает, прибегая к аналогии нормы п. 3 ст. 224 ГК РФ, символическую передачу права и возможность для нового правообладателя по завершении регистрационных процедур беспрепятственного осуществления правомочий, составляющих содержание приобретенного им права. Очевидно, что срок, в течение которого правообладатель обязуется подать заявление с просьбой о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, должен определяться условиями договора.

Основной обязанностью приобретателя по договору об отчуждении исключительного права является совершение юридически значимых действий, которые необходимые с его стороны для обеспечения процедур отчуждения.

Если договор об отчуждении носит возмездный характер, на приобретателя возлагается обязанность по оплате переданного ему исключительного права. Форма и размер платежа определяются по соглашению сторон.

Стороны могут включить в содержание договора об отчуждении исключительного права условие о том, что приобретатель обязуется обеспечить соответствие качества производимых им товаров, на которых он поместит товарный знак качеству товаров, маркируемых прежним правообладателем, этим товарным знаком. При отсутствии такого условия, ибо оно не является обязательным и в случае маркировки товарным знаком исключительное право, на который отчуждено товаров ненадлежащего качества, производимых либо реализуемых приобретателем, отрицательных последствий для судьбы договора об отчуждении не наступает. Согласно п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем, поскольку условие о качестве товара не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора.

Ответственность по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак базируется на общей модели договорной ответственности. Специальной регламентации ответственности по обязательствам, вытекающим из договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, действующее законодательство не содержит. Таким образом, правообладатель и приобретатель исключительного права отвечают по своим договорным обязательствам по основаниям в порядке, установленным правилами гл. 25 ГК РФ с учетом существа принятых на себя обязательств.

Ответственность приобретателя может быть определена в договоре в форме возмещения убытков правообладателю, которые возникнут вследствие несовершения приобретателем действий, необходимых с его стороны для обеспечения передачи исключительного права или вследствие ненадлежащего исполнения обязанности по уплате платежей по договору.

• [1] Санников А.Г. Оценка брэндов и товарных знаков: От теории к практике. М., 1997.