Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Право arrow Правовое обеспечение инновационной деятельности

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Понятие лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака. Помимо возможности отчуждения исключительного права на товарный знак правообладатель располагает юридическим механизмом предоставления лицензии на использование товарного знака, реализация которого позволяет ему сохранять контроль не только за самим обозначением, но и за качеством товаров и услуг, индивидуализированных последним. Указанный механизм предусмотрен нормами ст. 1489 ГК РФ, действующими во взаимосвязи с правилами ст. 1235 ГК РФ.

Предоставление лицензии на использование товарного знака является весьма эффективным способом извлечения прибыли, которая компенсирует затраты правообладателя на маркетинг, разработку, регистрацию и рекламу товарного знака. Усилению коммерческого эффекта от предоставления лицензии на использование товарного знака, помимо лицензионного вознаграждения, способствуют также повышение степени известности обозначения и интенсификация его распространения на рынке путем заключения сублицензионных соглашений. Кроме того, предоставление права использования товарного знака по лицензии погашает обязанность правообладателя по использованию знака, что влечет неприменение к нему санкций, предусмотренных п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Статья 1489 ГК РФ не определяет виды лицензионных договоров, заключение которых возможно в связи с предоставлением права использования товарного знака. Вместе с тем, по смыслу нормы, сформулирован- [1] ной в п. 1 ст. 1489 ГК РФ, которая находится в системной взаимосвязи с правилами и. 1 ст. 1236 ГК РФ, следует констатировать, что правообладатель может заключать лицензионные договоры двух основных видов, каждый из которых, в свою очередь, будет иметь по два варианта договорных отношений. Классификация подобного рода возможна, если в ее основание положить предмет договора, а последний рассматривать с точки зрения объема прав на использование товарного знака, которые предоставляются правообладателем лицензиату.

Во-первых, если предметом лицензионного соглашения о предоставлении права использования товарного знака является исключительное право на использование последнего для всех видов товаров, для которых знак зарегистрирован, будет иметь место так называемый договор исключительной лицензии (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). По экономической сущности он тождественен отчуждению исключительного права на товарный знак, но по юридической природе отличается от последнего тем, что на всем протяжении срока его действия лицензиара и лицензиата связывает комплекс взаимных прав и обязанностей. Кроме того, по истечении срока действия лицензионного соглашения лицензиар полностью восстанавливается в имущественных правах по использованию товарного знака.

Во-вторых, если предметом лицензионного соглашения является право использования товарного знака неисключительного характера для всех товаров, для которых он зарегистрирован, будет иметь место договор простой (неисключительной) лицензии (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). В отличие от договора исключительной лицензии к лицензиату в данном случае переходит лишь право на использование товарного знака ограниченного характера, лишенное по сравнению с исключительным правом правомочий по защите (ст. 1254 ГК РФ).

Как первая, так и вторая из указанных разновидностей лицензионных соглашений допускает варианты предоставления соответственно исключительного права использования товарного знака либо права использования товарного знака неисключительного характера в отношении не всех, а части товаров, для которых данное обозначение зарегистрировано (частичные лицензии).

Допустимы и комбинированные схемы лицензионных соглашений, например, в случае предоставления исключительного права на использование товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и права на использование неисключительного характера -для другой части товаров.

Раздел 2 § 2 гл. 76 ГК РФ не содержит нормы, которая бы прямо предусматривала право лицензиата на предоставление третьим лицам сублицензии на использование товарного знака и условия такого предоставления. На возможность заключения сублицензионных соглашений указывает ст. 1238 ГК РФ. Согласно п. 1 указанной статьи при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования товарного знака в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Элементы лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака. Элементами указанного договора являются его стороны, предмет, цена, срок, форма и содержание.

Сторонами лицензионного договора выступают обладатель исключительного права на товарный знак, именуемый лицензиаром, и юридическое либо физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, именуемые лицензиатом.

Предметом лицензионного договора в зависимости от его разновидности может быть исключительное или неисключительное право использования товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Предмет лицензионного договора является его существенным условием, поэтому подлежит детальному раскрытию в тексте заключаемого соглашения, что проверяется в процессе его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что среди специалистов в области средств индивидуализации продукции нет единства взглядов на предмет лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака. Так, Э.П. Гаврилов полагает, что «предметом лицензионного договора по товарному знаку следует считать указание на сам товарный знак (номер свидетельства), перечень товаров, затрагиваемых договором (если договор касается не всех товаров), а также объем и характер передаваемых прав».[2] А.П. Рабец считает, что «предметом данного соглашения является предоставление лицензиату права на использование товарного знака».[3] Приведенные точки зрения нельзя признать корректными, поскольку в гражданском обороте участвует право имущественного характера, а не «указание на товарный знак» и не действие, именуемое «предоставлением».

В то же время следует указать на позицию законодателя по вопросу о предмете лицензионного договора. Согласно подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ предмет договора раскрывается путем указания на средство индивидуализации, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такое средство (свидетельство).

Цена лицензионного договора, называемая обычно лицензионным вознаграждением по смыслу нормы, закрепленной п. 5 ст. 1235 ГК РФ, относится к числу существенных условий договора. Наиболее распространенной формой лицензионного вознаграждения является комбинация паушального платежа (фиксированной суммы), осуществляемого, как правило, сразу после заключения лицензионного договора, и платежей роялти (периодических платежей в виде отчислений определенного процента от суммарного оборота товаров или услуг, индивидуализированных знаком). Лицензионное вознаграждение может включать и плату за разрешение на предоставление сублицензии, которая определяется чаще всего в виде процента от оборота товаров или услуг вторичного лицензиата.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается не заключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

Срок лицензионного договора, по общему правилу не является его существенным условием и зависит от усмотрения сторон и временных рамок действия регистрации знака.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если правилами ГК РФ не предусмотрено иное.

Форма лицензионного договора должна быть обязательно письменной, если нормами ГК РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака подлежит государственной регистрации. Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются Правительством РФ.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Содержание лицензионного договора образуют взаимные права и обязанности лицензиара и лицензиата. Действующие правила ГК РФ о товарных знаках, в частности, ст. 1489 ГК РФ, не устанавливают за некоторыми исключениями обязательных для сторон правил, которые определяли бы их права и обязанности. Вместе с тем, очевидно, что лицензиар обязан обеспечить лицензиату правовые и фактические условия, которые позволили бы последнему наиболее эффективным образом осуществить реализацию предоставленных по договору прав. Что касается обязанностей лицензиата, то помимо действий по реализации предоставленных ему прав в обусловленном соглашением объеме и на оговоренной территории он обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Соответственно, лицензиар наделяется правом осуществления контроля за данным параметром продукции лицензиата (п. 2 ст. 1489 ГК РФ). При этом условие о качестве товаров лицензиата будет являться существенным условием лицензионного договора, и его наличие в тексте лицензионного соглашения подлежит проверке в процессе регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как правило, стороны по лицензионному договору оговаривает следующие права лицензиата:

  • -право на обозначение товаров или услуг, производимых (оказываемых) лицензиатом по определенному соглашением перечню с указанием «товарный знак по лицензии»;
  • -право применять товарный знак лицензиара совместно со своим товарным знаком (если таковой зарегистрирован на имя лицензиата);
  • -право применять товарный знак лицензиара не только на товарах, маркируемых этим знаком, но и на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на оговоренной территории, на сопроводительной и деловой документации, а также рекламе.

К кругу обязанностей лицензиата обычно относятся следующие:

  • -информирование лицензиара в случае выявления лицензиатом противоправного использования товарного знака лицензиара третьими лицами;
  • -информирование лицензиара о случаях предъявления претензий или исков со стороны третьих лиц в связи с использованием товарного знака по лицензионному договору;
  • -информирование лицензиара о предстоящем отказе от дальнейшего использования товарного знака;
  • -предоставление лицензиару соответствующих расчетов, являющихся основой для исчисления размера лицензионного вознаграждения.

Ответственность по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака предполагает взаимную ответственность сторон за его неисполнением или ненадлежащее исполнение. В соответствии с заключенным соглашением ответственность сторон за нарушение его условий может предусматривать возмещение убытков потерпевшей стороне, а также применение штрафных санкций к нарушителю.

Поскольку специальная регламентация лицензионных отношений на законодательном уровне весьма скупа, формулировка оснований и параметров ответственности является прерогативой сторон. При этом лицензиар и лицензиат при выработке условий ответственности по договору должны ориентироваться не на правила об ответственности за незаконное бездоговорное использование товарного знака, сформулированные в ст. 1515 ГК РФ, а на правила, предусмотренные в гл. 25 ГК РФ.

Как правило, стороны по договору несут ответственность за нарушение взаимных обязательств и несоблюдение договорных гарантий.

Санкции в форме возмещения реального ущерба и упущенной выгоды могут применяться к лицензиару за нарушение им прав третьих лиц, допущенных предоставлением права на использование товарного знака.

К лицензиату требования о возмещении убытков в форме, как реального ущерба, так и упущенной выгоды могут предъявляться в случае несоблюдения им условия о том, что качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак будет не ниже качества товаров лицензиара.

  • [1] Вестник ВАС РФ. 1997. № 10.
  • [2] Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» Подзаконные нормативные акты. М., 2004. С. 115.
  • [3] Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. СПб. 2003. С. 265.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >
 

Популярные страницы