АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРАВОВОЙ ОХРАНОЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ (2011 ГОД)

Отдел судебного представительства Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности»

Оизвлечения)

Анализ судебной практики

Обзор судебной практики по делам об оспаривании ненормативных правовых актов Роспатента

1. Дело № А40-103027/10-12-64[1]. В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам поступило заявление ООО Фирма «Биокор» о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ВЕЧЕРНИЕ» по свидетельству № 386365 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей» в связи с его неиспользованием.

Правообладатель (ООО «Аптека Доктор») в подтверждение использования своего товарного знака представил в Роспатент доказательства производства и введения в гражданский оборот биологически активных добавок (БАД).

Однако Роспатент посчитал, что БАД не относится к оспариваемым товарам 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак и в отношении которых надлежало представить доказательства его использования. В свою очередь, однородность товаров не учитывается при рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользовнием. Решением Роспатента правовая охрана оспариваемого товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей» была досрочно прекращена в связи с неиспользованием.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением, ООО «Аптека Доктор» оспорило его в суде. Суды трех инстанций отказали заявителю в признании недействительным данного решения Роспатента.

При этом, в частности, суд апелляционной инстанции указал, что заявитель не представил каких-либо доказательств того, что выпускаемые им или его лицензиатом добавки имеют медицинское назначение, без чего невозможно признать представленные заявителем материалы доказательством использования товарного знака именно в отношении товаров «диетические вещества для медицинских целей».

В постановлении суда кассационной инстанции также содержалось указание на то, что выпускаемая продукция представляет собой биологически активную добавку, являющуюся самостоятельным видом продукции и имеющую иное назначение, что не позволяет отнести ее к содержащимся в свидетельстве позициям товаров. Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству № 386365 в отношении рассматриваемых товаров.

Однако Высший Арбитражный Суд РФ, рассмотрев заявление ООО «Аптека Доктор» о пересмотре в порядке надзора решения суда первой и постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций, передал дело в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. При этом суд посчитал, что БАД исходя из его назначения является частным случаем товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические вещества, диетические вещества для медицинских целей», в связи с чем досрочное прекращение Роспатентом правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием было необоснованным.

В то же время Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, детально изучив все фактические обстоятельства данного дела, пришел к выводу о законности принятого Роспатентом решения. В частности, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ указывается о том, что БАД является самостоятельным видом продукции, имеющей иное, нежели фармацевтические препараты и диетические вещества для медицинских целей, назначение.

Следует отметить, что указанная позиция Высшего Арбитражного Суда РФ согласуется и с последней, 10-й редакцией МКТУ, в которой БАД приведены в качестве самостоятельного товара 05 класса МКТУ.

2. Дело № А40-66999/10-26-563. В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам поступило возражение ООО «Консор- циум-ПИК» и ООО «ПИК-ФАРМА» против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «КАРНИТОН» по свидетельству № 345444 в отношении части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей», в связи с несоответствием данной регистрации в отношении названных товаров требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона[2].

Свой довод заявители мотивировали тем, что оспариваемый товарный знак воспроизводит общепринятый термин (международное непатентованное наименование (МНН) «карнитин»), а для товаров, не имеющих отношения к МНН, «карнитин» способен ввести потребителей в заблуждение.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом было принято решение об отказе в его удовлетворении.

Роспатентом было установлено, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН» не нарушает требования пункта 1 статьи 6 Закона (товарный знак «КАРНИТОН» не воспроизводит МНН «карнитин», в связи с чем обладает различительной способностью) и пункта 3 статьи 6 Закона (товарный знак «КАРНИТОН» не способен вводить в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя).

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа, в удовлетворении требований заявителям было отказано.

Однако постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ судебные акты судов трех инстанций отменены, решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРНИТОН» по свидетельству № 345444 в отношении товаров 05 класса МКТУ признано недействительным.

При этом Высший Арбитражный Суд РФ указал следующее.

МНН — это уникальные названия фармакологического вещества, которые присваиваются Всемирной организацией здравоохранения

(ВОЗ), имеют всемирное признание, служат универсальным идентификатором активных веществ в составе лекарственного средства. На заседании 46-й Всемирной ассамблеи ВОЗ в мае 1993 года была принята резолюция WHA 46.19 по МНН, в которой на государства-участников ВОЗ были возложены обязательства по препятствию использования МНН либо производных от них названий. Необходимость соблюдения государствами-участниками ВОЗ указанной резолюции была подтверждена резолюцией 115-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ ЕВ115.R4 от 19 января 2005 года, в которой указывается на необходимость предотвращать приобретение исключительных прав на МНН и запрещать регистрацию данных наименований в качестве товарных знаков или торговых названий. Во исполнение данных резолюций Роспатентом также был издан приказ № 45’, в котором также указывается на недопустимость регистрации таких товарных знаков.

По мнению Высшего Арбитражного Суда РФ, данные документы ВОЗ не содержат юридически обязательных норм, но имеют большое значение, поскольку могут получать последующее воплощение в практике государств-участников.

Далее суд сделал вывод о том, что товарный знак «КАРНИТОН» является производным от МНН «карнитин», поскольку сходен с ним до степени смешения. Таким образом, с учетом данной позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, при оценке того, является ли товарный знак производным от МНН, возможно использование тех же признаков (фонетика, семантика, графика), что и при оценке сходства обозначений до степени смешения.

Существенным также является то, что Высший Арбитражный Суд РФ посчитал данную регистрацию противоречащей общественным интересам. Так, Высший Арбитражный Суд РФ указал, что судам следует учесть, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином», так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров. Любые действия, создающие угрозу для свободного использования МНН на территории Российской Федерации, противоречат публичному порядку и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированную статьей 41 Конституции Российской Федерации (далее — Конституция).

3. Дело № А40-4717/11-67-39. Комбинированный товарный знак со словесным элементом «КиНовский» по свидетельству № 338603 [3]

был зарегистрирован Роспатентом на имя ООО «Рекона» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам Роспатента поступило возражение ОАО «Объединенная компания» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603, мотивированное тем, что указанный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя маркированных им товаров.

Решением Роспатента возражение было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603 признано недействительным.

При этом Роспатентом было установлено, что ОАО «Объединенная компания», обратившееся с соответствующим возражением, является лицом, заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603. Также Роспатент посчитал, что указанный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя маркированных им товаров в силу широкой известности иного лица (ОАО «МВКЗ «КиН») до даты приоритета товарного знака в качестве производителя товаров 33 класса МКТУ.

Не согласившись с решением Роспатента, ООО «Рекона» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с соответствующим заявлением.

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, требования заявителя были удовлетворены, оспариваемое решение Роспатента признано недействительным.

Признавая недействительным решение Роспатента, суды двух инстанций посчитали, что указанный товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя маркированных им товаров, а кроме того, ОАО «Объединенная компания», обратившееся с соответствующим возражением, не является лицом, заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, в удовлетворении требований ООО «Рекона» о признании недействительным решения Роспатента отказано.

При этом суд кассационной инстанции согласился с правовой позицией Роспатента.

Высший Арбитражный Суд РФ передал дело в Президиум Высшего Арбитражного Суда для пересмотра в порядке надзора постановления суда кассационной инстанции, указав на отсутствие у ОАО «Объединенная компания» заинтересованности в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603.

Однако Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ не нашел оснований для отмены постановления Федерального арбитражного суда Московского округа.

Судами кассационной и надзорной инстанций было установлено, что в палату по патентным спорам Роспатента с возражением обратилось не ОАО «МВКЗ «КиН» как производитель однородных товаров, а его акционер (ОАО «Объединенная компания»), который был не согласен с тем, что руководство ОАО «МВКЗ «КиН» отказывается оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «КиНовский», зарегистрированному на другую компанию, несмотря на то, что это наносит ему значительные убытки.

Суды поддержали позицию Роспатента о том, что пункт 3 статьи 6 Закона направлен в первую очередь на защиту интересов неограниченного круга потребителей товаров, маркируемых спорным обозначением. Данный вывод также следует из названия самой статьи 6 Закона «Абсолютные основания для отказа в регистрации».

Учитывая, что ОАО «Объединенная компания» также является участником гражданского оборота и потребителем товаров и услуг, оно заинтересовано в отсутствии использования в гражданском обороте товарных знаков, способных ввести потребителя в заблуждение.

Пункт 2 статьи 1513 ГК РФ[4] предусматривает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Суды указали, что названная статья ГК РФ не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в этой связи заинтересованным лицом может быть любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Высший Арбитражный Суд РФ установил, что подобные действия со стороны ОАО «МВКЗ «КиН» (отказ оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «КиНовский», зарегистрированному на другую компанию) затрагивают интересы акционера (ОАО «Объединенная компания»), поскольку уменьшают акционерный капитал завода, что в свою очередь сказывается на размере получаемых им дивидендов. Суд также установил, что в настоящем деле законодательство об акционерных обществах не защищает надлежащим образом акционера. При таких обстоятельствах Высший Арбитражный Суд РФ счел акционера заинтересованным лицом в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338603.

4. Дело № А40-73286/10-143-625. Компании «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.» обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Свое требование заявители мотивировали тем, что товарный знак по свидетельству № 278829 не соответствует пункту 3 статьи 6, пунктам 1 и 3 статьи 7 Закона. Кроме того, по мнению заявителей, регистрация оспариваемого товарного знака явилась актом недобросовестной конкуренции и противоречит статье 10bis Парижской конвенции[5].

Решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении заявленного требования было отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда данное решение оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением оставил в силе судебные акты первой и апелляционной инстанций.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций согласились с правовой позицией Роспатента, указав, что регистрация товарного знака по свидетельству № 278829 не противоречит требованиям пункта 3 статьи 6, пунктам 1 и 3 статьи 7 Закона.

Суды пришли к выводу, что не нашли своего подтверждения доводы заявителей о том, что использование товарного знака по свидетельству № 278829 его правообладателем применительно к товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» будет ассоциироваться с конкретными производителями часов — компаниями «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.» и вводить таким образом потребителя в заблуждение относительно производителя.

В частности, судами было установлено, что одежда, маркированная товарным знаком «VACHERON CONSTANTIN», произведенная компаниями «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.», на территорию Российской Федерации никогда не поставлялась.

Также суды посчитали недоказанным довод заявителей о широкой известности компаний «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.» на территории Российской Федерации в отношении товара «часы». Наоборот, судами было установлено, что часы

«VACHERON CONSTANTIN» вследствие их высокой стоимости доступны узкому кругу потребителей и мало известны в России.

Кроме того, при оценке способности спорного товарного знака ввести потребителей в заблуждение судами учитывалось, что часы и одежда относятся к товарам разного рода, имеют разное назначение, продаются в магазинах разной специализации и не являются сопутствующими.

В то же время постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ решение Арбитражного суда города Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа были отменены, решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278829 признано недействительным.

Отменяя указанные судебные акты, Высший Арбитражный Суд РФ установил, что публикации в средствах массовой информации подтверждают, что компания «Вашерон энд Константин С. А.» пользуется широкой известностью во всем мире с XIX века как символ часовой промышленности Швейцарии.

С 1993 года компания «Вашерон энд Константин С. А.» осуществляет на территории Российской Федерации деятельность, в том числе по рекламе и предложению к продаже часов класса люкс, маркированных спорным обозначением.

Учитывая деловую репутацию швейцарского производителя часов и его известность среди потребителей, имеющих высокий уровень дохода, правообладатель оспариваемого товарного знака, реализуя товары для указанной группы потребителей, по мнению Высшего Арбитражного Суда РФ, не мог не знать о существовании зарегистрированного ранее товарного знака со словесным элементом «VACHERON CONSTANTIN» и фирменного наименования компании «Вашерон энд Константин С. А.» — Vasheron & Konstantin S.A.

По мнению суда, действия по регистрации правообладателем спорного товарного знака не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования компаниями «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.» товарного знака с международной регистрацией № 436637.

Кроме того, ВАС РФ также указал, что с учетом имеющихся в деле доказательств, в том числе социологических опросов различных слоев потребителей, подтверждающих реализацию как часов, так и одежды под спорным обозначением для определенного круга потребителей с высоким уровнем доходов, у потребителей может сложиться представление о возможном отнесении этих товаров к одному и тому же месту происхождения и изготовителю.

В данном случае регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Существенно, что в своем постановлении ВАС РФ помимо статьи 10bis Парижской конвенции руководствовался положением статьи 10 ГК РФ, согласно которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

С учетом изложенных обстоятельств Высший Арбитражный Суд РФ, руководствуясь статьей 10bis Парижской конвенции, статьей 10 ГК РФ, признал регистрацию товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, руководствуясь институтом недобросовестной конкуренции, Высший Арбитражный Суд РФ аннулировал регистрацию товарного знака, правовая охрана которому предоставлена в отношении товара «одежда, обувь, головные уборы», исходя из того что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком зарегистрированным в отношении товара «часы» и принадлежащего швейцарскому производителю. При этом Высший Арбитражный Суд РФ в своем постановлении не указал, что данные товары являются однородными.

Следует отметить, что ГК РФ предусматривает такую возможность только для общеизвестных товарных знаков, которые признаются таковыми на основании решения Роспатента. Однако противопоставленный товарный знак «VACHERON CONSTANTIN», принадлежащий швейцарскому производителю, не был признан общеизвестным. Тем самым Высший Арбитражный Суд РФ фактически признал право правообладателей распространить правовую охрану известных товарных знаков и в отношении не однородных товаров, несмотря на то, что они не были признаны в установленном порядке общеизвестными.

  • [1] Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ по данному делу было принятов 2011 году (29 ноября 2011 года). Однако в связи с тем, что указанный судебный актпоступил в Роспатент в январе 2012 года, анализ данного документа не был включен вАналитическую справку по результатам анализа судебной практики по спорам, связанным с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности за 2011 год. В этойсвязи его правовой анализ приведен в настоящей Аналитической справке.
  • [2] Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1, с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2002 года.
  • [3] Приказ Роспатента «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)» от 4 апреля 2008 года № 45.
  • [4] Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря2006 года № 230-ФЗ (с изменениями).
  • [5] Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта1883 года, в редакции 1967 года.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >